注冊商標中含有本商品特點，且未經廣泛、大量使用形成與注冊商標專用權人之間特定的對應關系，起到區分商品或服務來源作用，他人使用與注冊商標相同或近似的文字系描述該商品特點的，屬于我國商標法規定的正當使用，不構成對注冊商標專用權的侵犯。

編者按：

商標法第五十九條第一款規定，注冊商標中含有的本商品的通用名稱、圖形、型號，或者直接表示商品的質量、主要原料、功能、用途、重量、數量及其他特點，或者含有的地名，注冊商標專用權人無權禁止他人正當使用。涉案"掌中寶"商標注冊在書籍類商品上，從該商標注冊前后圖書上使用"掌中寶"文字的實際情況來看，此類圖書都另有書名，且多屬于小型資料類圖書，能握于掌中，便于攜帶、易于閱讀，"掌中寶"應當是對該類圖書這一特點的描述。同時，該商標未經長期、廣泛及大量的使用而獲得較高知名度，使其與商標權人之間形成穩固的對應關系。因此，普通消費者在江蘇鳳凰少年兒童出版社有限公司出版的《高中語文基礎知識》等被控侵權圖書上看到"掌中寶"三字，更多地會理解為系反映該系列圖書的上述特點，而非標明商品的來源。"掌中寶"商標在區別商品來源方面的顯著性較弱，存在著天然缺陷，商標法的保護也就相對有限。但如果"掌中寶"這類的描述性商標經過長期持續使用，達到較高的知名度，獲得足夠的顯著性，并建立起與商標權人提供的商品或服務的特定對應聯系，起到區分商品或服務來源的作用，則保護強度也會相應獲得增強。

該案二審判決，通過對圖書領域中帶有描述性文字特點的注冊商標專用權侵權判定進行的探討，非常突出地表明，具有描述性文字特點的注冊商標，注冊商標專用權人通常無權禁止他人描述性正當使用。

1

裁判要旨

注冊商標中含有本商品特點，且未經廣泛、大量使用形成與注冊商標專用權人之間特定的對應關系，起到區分商品或服務來源作用，他人使用與注冊商標相同或近似的文字系描述該商品特點的，屬于我國商標法規定的正當使用，不構成對注冊商標專用權的侵犯。

1

案件信息

一審：淮安中院(2016)蘇08民初201號民事判決書;

二審：江蘇高院(2018)蘇民終940號民事判決書。

1

案情摘要

2010年5月14日，經國家工商行政管理總局商標局核準，王建軍取得了第6727567號"掌中寶"文字商標專用權，核定使用商品為第16類，包括期刊、地圖冊、書籍、印刷出版物、照片、報紙、新聞刊物、文具、印刷品，該商標注冊有效期限自2010年5月14日至2020年5月13日。

2014年9月30日，公證員監督王建軍的委托代理人肖菊用公證處連接互聯網的電腦在"淘寶網"上購買淮安樹人文化傳播有限公司(以下簡稱樹人公司)經營的"淮安樹人圖書專營店"店鋪銷售的圖書。2014年10月9日，在公證員的監督下，肖菊提取了快遞送過來的包裝完好的貨物一件，里面有兩種款式不同的"掌中寶"圖書及發票。當庭開啟公證封存產品，內有江蘇少年兒童出版社出版發行的"掌中寶"圖書共20冊。在上述20冊圖書的封面、扉面、封底中間均有"掌中寶"字樣。在封底內頁中圖書在版編目(CIP)數據顯示：該書由江蘇少年兒童出版社出版發行，第一版次及第一次印刷均在2013年。江蘇鳳凰少年兒童出版社有限公司(以下簡稱鳳凰公司)當庭認可公證書中所涉的注明為江蘇少年兒童出版社出版的圖書系其出版。

王建軍向法院提起訴訟，請求判令鳳凰公司、樹人公司：1.立即停止生產、銷售標有"江蘇少年兒童出版社"字樣的"掌中寶"圖書;2.共同賠償王建軍經濟損失20萬元;3.共同承擔本案訴訟費用。

鳳凰公司辯稱： 1、雖然其所出版的圖書上有"掌中寶"字樣，但這是非商標化使用，屬于描述性使用。從文義上看，掌中寶顧名思義是手掌中的寶貝之意，鳳凰公司使用的目的是為了說明這是一種便于隨身攜帶的口袋書，放置手掌中便于閱讀。其所采用的64開本，目的就是為了便于攜帶，而不是區別商品來源。從商標性質上看，"掌中寶"屬于顯著特征較弱的商標，難以起到識別的作用;2、作為圖書來說，"掌中寶"是對便于攜帶的資料性圖書的一種叫法，這一情況在出版實務領域極其普遍，均不是商標化使用，相關圖書上的使用時間遠遠早于王建軍申請注冊商標的時間，目前有"掌中寶"文字字樣的圖書仍在出版。

1

法院認為

淮安中院一審認為：

王建軍取得了"掌中寶"文字商標專用權，且該商標目前處在有效期內，故王建軍基于該商標享有的商標專用權應當受到法律保護。

第一，被控侵權圖書的封面中部顯著位置突出標注有"掌中寶"字樣，而"掌中寶"系王建軍的注冊商標，鳳凰公司在其出版、發行的圖書上將與他人注冊商標相同的標志作為圖書名稱使用，該使用行為容易導致相關消費者對圖書來源產生混淆和誤認，誤認為該圖書來源于王建軍或與王建軍有某種關聯，侵害了王建軍的商標權。對于鳳凰公司抗辯的描述性使用理由，一審法院認為，王建軍所持有的"掌中寶"商標標識長期在相關圖書領域的使用，鳳凰公司提交的證據并不足以證明"掌中寶"一詞已經成為圖書行業的通用名稱，尤其在王建軍取得商標權后，鳳凰公司在出版的書籍封面上的顯著位置突出標注"掌中寶"字樣，其侵權故意明顯，故對鳳凰公司該抗辯理由不予采納。同時，本案中，王建軍提交了公證書及封存產品實物，能夠證明樹人公司銷售了涉案被控侵權圖書，故樹人公司銷售涉案侵權圖書的行為亦侵害了王建軍的商標權。

第二，關于鳳凰公司、樹人公司的責任如何承擔的問題。因鳳凰公司在其出版、發行的圖書上使用了與王建軍注冊商標相近似的標識，其行為侵害了王建軍的商標權，故王建軍要求鳳凰公司停止侵權、賠償損失并支付合理開支的訴訟請求，應予以支持。樹人公司銷售侵害王建軍商標權的圖書，其行為亦侵害了王建軍的商標權，故王建軍要求其停止侵權、賠償損失并支付合理開支的訴訟請求亦應予以支持。關于鳳凰公司、樹人公司的賠償數額如何確定的問題。鑒于王建軍未能提交有效證據證明鳳凰公司、樹人公司因侵權所獲得的利益或其因被侵權所受到的損失，故綜合考慮涉案商標價值，鳳凰公司、樹人公司的經營規模、經營時間、侵權行為的性質、情節及王建軍為本案訴訟所支付的合理開支等因素，依法酌情確定鳳凰公司賠償王建軍經濟損失及為制止侵權行為所支付的合理支出共計150000元，樹人公司在50000元范圍內對鳳凰公司應承擔的賠償數額負連帶賠償責任。

鳳凰公司不服一審判決，向江蘇高院提起上訴。

江蘇高院二審認為：

鳳凰公司在出版的圖書上使用"掌中寶"文字未侵害王建軍"掌中寶"注冊商標專用權，主要理由：

首先，涉案注冊商標"掌中寶"的顯著性較弱。"掌中寶"并非一個臆造詞，且早在該商標核準注冊前，圖書上使用"掌中寶"文字的情形就已存在。如中國勞動社會保障出版社出版的《自我保健按摩掌中寶》2005年3月第1版，2006年4月第2次印刷;外語教學與研究出版社出版的《高中英語詞匯掌中寶》2007年9月第1版;湖北教育出版社出版的《單詞掌中寶》2009年3月第1版。特別是中國法制出版社出版的《知識產權法》(學生常用法規掌中寶)，不僅有2009年版，還有2015～2016版及2017～2018版，在2017～2018版修訂說明中記載"我社于2006年首次出版'學生常用法規掌中寶'系列圖書，歷經多次改版修訂……"，由此可見上述使用"掌中寶"文字的系列圖書不僅出版時間早于王建軍"掌中寶"商標核準注冊之日，且一直處于持續的使用狀態。

其次，涉案注冊商標"掌中寶"尚未與王建軍之間形成穩固的對應關系。如上所述，在王建軍注冊"掌中寶"商標之前，即有在圖書商品上使用"掌中寶"文字的情形存在，王建軍未能提供有效證據證明涉案"掌中寶"商標在核準注冊之后，通過其廣泛、大量的使用，使該注冊商標與王建軍之間形成特定的對應關系，起到區分商品來源的作用，即消費者一看到圖書上標識的"掌中寶"商標就能想到該圖書來源于王建軍。王建軍提供的證據僅能證明其在2014年授權世界圖書出版公司出版了標識"掌中寶"注冊商標的系列圖書，但并不能證明該些圖書出版量大、銷售面廣、持續時間長。首先，《圖書、期刊印刷委托書》僅能證明在2014年7月世界圖書出版公司委托印刷公司印刷十種"掌中寶"系列圖書，每種圖書印數為3000冊。其次，掌中寶系列叢書獨家代理合同書或獨家代理戰略合作合同書是原件的僅有4份，其中有2份合同的簽訂時間早于世界圖書出版公司出版、王建軍主編的"掌中寶"系列叢書的2014年8月，且無證據證明該些合同已實際履行。再次，發貨物流清單中載明的貨物名稱僅是"書"，無法證明發送的貨物是標注"掌中寶"注冊商標的系列圖書。而與其對應的《掌中寶》發貨清單及2014年出具的12張收款收據均系王建軍單方制作，其真實性無法確認。其中1張收款收據載明"《掌中寶》14萬冊充抵"，與上述印刷委托書記載的印刷總冊數明顯不符。

再次，被控侵權圖書上使用"掌中寶"文字系正當使用。《中華人民共和國商標法》第五十九條第一款規定，注冊商標中含有的本商品的其他特點，注冊商標專用權人無權禁止他人正當使用。圖書作為一種特殊的商品，讀者購買時主要是根據圖書封面上標注的反映圖書內容的書名、作者及出版社進行區分并選擇。從涉案商標"掌中寶"核準注冊前后，圖書上使用"掌中寶"文字的實際情況來看，該類圖書都另有書名，即使有些書名中含有"掌中寶"，讀者往往也并不會僅因圖書上使用"掌中寶"文字而選擇該圖書。此類圖書多屬于小型資料類圖書，反映出的共同特點是64開本，能握于掌中，便于攜帶、易于閱讀。被控侵權圖書的書名系《高中語文基礎知識》等，其上標注"掌中寶"僅僅是為了反映該系列圖書的上述特點，屬于正當使用。

基于以上考慮，鳳凰公司在被控侵權圖書上使用"掌中寶"文字不構成對王建軍涉案注冊商標專用權的侵害。

一審判決：鳳凰公司、樹人公司立即停止侵權，鳳凰公司賠償王建軍經濟損失及合理開支共計150000元，樹人公司對王建軍的150000元損失與鳳凰公司在50000元范圍內承擔連帶賠償責任;

二審判決：撤銷一審判決，駁回王建軍的訴訟請求。

二審合議庭：袁滔、宋峰、何永宏

來源： 江蘇高院 

作者： 袁滔 

推薦閱讀：

商標的在先使用大于持有商標？“拉手”商標爭議拉鋸戰打

商標爭議糾紛不是犯罪！

商標爭議糾紛不是犯罪 檢察院監督撤案！

稱“海賊王”商標被擅用！商標爭議一審未獲支持

商標爭議糾紛是刑事犯罪？

廣州“太陽神”與大連“太陽神”發生商標爭議

商標爭議與商標異議有什么不同？