原標(biāo)題：商標(biāo)在先使用抗辯的構(gòu)成要件認(rèn)定

裁判要旨

有證據(jù)證明被訴侵權(quán)行為人早在權(quán)利商標(biāo)申請注冊及使用前就已經(jīng)在相同或類似商品上使用與權(quán)利商標(biāo)相同或近似標(biāo)識，且該使用行為具有持續(xù)性并使得該標(biāo)識已經(jīng)具有一定影響的情況下，在先使用人可以在原先的使用范圍內(nèi)繼續(xù)使用該商標(biāo)，而不應(yīng)被認(rèn)定構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)。

【案情】

阿一波食品有限公司(以下簡稱阿一波公司)系第8542616號“深海”文字商標(biāo)的所有權(quán)人，核定使用商品包括第29類的紫菜等，商標(biāo)的注冊日期為2012年9月14日。福州海林食品有限公司(以下簡稱海林公司)在其生產(chǎn)的四款紫菜產(chǎn)品的外包裝上標(biāo)注有“深海紫菜”字樣，并使用了自有商標(biāo)。阿一波公司起訴認(rèn)為，海林公司在相同產(chǎn)品的外包裝上突出使用與其商標(biāo)完全相同的“深海”標(biāo)識，構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)。海林公司辯稱，其使用“深海”二字系對商品特點(diǎn)的描述性正當(dāng)使用，且其在2002年以前就已經(jīng)在使用“深海”字樣了，屬于在先使用，不構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)，而阿一波公司系惡意搶注商標(biāo)。

【裁判】

福建省福州市中級人民法院經(jīng)審理認(rèn)為，阿一波公司商標(biāo)目前尚在有效期內(nèi)，應(yīng)受法律保護(hù)。海林公司在所銷售的其中兩款紫菜產(chǎn)品外包裝上突出使用“深海”字樣，屬于在同一種商品上使用與注冊商標(biāo)近似的商標(biāo)的行為，容易導(dǎo)致混淆，構(gòu)成對阿一波公司注冊商標(biāo)專用權(quán)的侵害。遂判決海林公司停止侵權(quán)、賠償損失。

宣判后，海林公司不服，提起上訴。福建省高級人民法院經(jīng)審理認(rèn)為，從現(xiàn)有證據(jù)來看，尚不足以認(rèn)定權(quán)利商標(biāo)系惡意搶注。海林公司在本案中提供的證據(jù)足以證明其早在2002年即開始生產(chǎn)銷售帶有“深海”字樣的紫菜產(chǎn)品。該持續(xù)性的使用行為已經(jīng)使“深海”文字成為有一定影響的標(biāo)識。而且在阿一波公司涉案商標(biāo)獲得注冊后，海林公司在其紫菜產(chǎn)品的包裝上繼續(xù)使用“深海”字樣，與在先使用“深海”標(biāo)識的產(chǎn)品屬于相同產(chǎn)品，并沒有超出原有使用范圍。故海林公司關(guān)于在先使用的抗辯成立。遂判決撤銷原審判決，駁回阿一波公司的全部訴訟請求。

【評析】

本案的爭議焦點(diǎn)在于海林公司在其紫菜產(chǎn)品外包裝上突出使用與阿一波公司商標(biāo)相同的“深海”標(biāo)識是否符合在先使用的法定要件。

1.商標(biāo)在先使用的法律規(guī)定。商標(biāo)法在2013年修改時引入在先使用抗辯制度，該法第五十九條第三款規(guī)定，商標(biāo)注冊人申請商標(biāo)注冊前，他人已經(jīng)在同一種商品或者類似商品上先于商標(biāo)注冊人使用與注冊商標(biāo)相同或者近似并有一定影響的商標(biāo)的，注冊商標(biāo)專用權(quán)人無權(quán)禁止該使用人在原使用范圍內(nèi)繼續(xù)使用該商標(biāo)，但可以要求其附加適當(dāng)區(qū)別標(biāo)識。從該條款的字面意思理解，在先使用抗辯需滿足以下要件：第一，該在先商標(biāo)使用人先于商標(biāo)注冊人使用與注冊商標(biāo)相同或者近似的商標(biāo);第二，通過在先使用人的使用，使得該未注冊商標(biāo)具有一定的知名度，相關(guān)公眾在商標(biāo)標(biāo)識與所使用的商品或服務(wù)之間產(chǎn)生了對應(yīng)聯(lián)系;第三，商標(biāo)注冊后該在先使用人仍在原使用范圍內(nèi)使用該商標(biāo)。

2.商標(biāo)在先使用的核心要件分析。關(guān)于在先使用的法定要件，在具體適用中，主要爭議則是“有一定影響”和“原使用范圍”兩個要件應(yīng)當(dāng)如何掌握的問題。

關(guān)于“有一定影響”的要件判斷。《最高人民法院關(guān)于審理商標(biāo)授權(quán)確權(quán)行政案件若干問題的規(guī)定》第二十三條第二款規(guī)定，在先使用人舉證證明其在先商標(biāo)有一定的持續(xù)使用時間、區(qū)域、銷售量或者廣告宣傳的，人民法院可以認(rèn)定為有一定影響。筆者認(rèn)為，從法律體系的完整性和一致性解釋出發(fā)，前述司法解釋的規(guī)定在在先使用抗辯的認(rèn)定中可以參照適用。故在具體案件中，在先使用人能夠證明其在先商標(biāo)有一定的持續(xù)使用時間、區(qū)域、銷售量或者廣告宣傳的，當(dāng)然屬于商標(biāo)法第五十九條第三款所規(guī)定的在先使用有一定影響的商標(biāo)。根據(jù)司法實(shí)踐，“有一定影響”是在一定或者特定的地區(qū)具有知名度和影響力，而不是全國性的普遍知名，對“一定影響”標(biāo)準(zhǔn)不能設(shè)定過高的要求。

對于“原使用范圍”的含義，需結(jié)合商標(biāo)的基本原理及該條款的立法目的來理解。商標(biāo)作為一種商業(yè)符號，其價值來源于在經(jīng)營活動中的實(shí)際使用。通過在先使用人的經(jīng)營，使得該商標(biāo)承載了一定的商譽(yù)，在商標(biāo)標(biāo)識與商品之間建立起穩(wěn)固的聯(lián)系，這種通過使用產(chǎn)生的商譽(yù)以及標(biāo)識與商品之間的聯(lián)系，是法律需要予以保護(hù)的。因此，就“原使用范圍”而言，首先需要分析的是通過在先使用人的使用，在哪些商品上已經(jīng)使得商標(biāo)與商品之間建立了穩(wěn)定的聯(lián)系，并形成了固定的消費(fèi)群體，然后才能在這個基礎(chǔ)上確定“原使用范圍”的具體所指。而且需要注意，不應(yīng)僅僅從在先使用人的銷售量、銷售地域等使用規(guī)模方面對“原使用范圍”進(jìn)行界定。

具體到本案，有充分的證據(jù)顯示海林公司自2002年開始就在其生產(chǎn)的紫菜產(chǎn)品的交易單據(jù)上、商品外包裝圖片上使用“深海紫菜”字樣。該持續(xù)性的使用行為已經(jīng)使“深海”文字成為有一定影響的標(biāo)識。而且在阿一波公司的涉案商標(biāo)獲得注冊后，海林公司對“深海”標(biāo)識的使用并沒有超出原有使用范圍。另外，海林公司在紫菜產(chǎn)品的外包裝上還使用了其自有商標(biāo)，可以視為附加了區(qū)別性標(biāo)識，符合商標(biāo)法第五十九條第三款但書的規(guī)定。故海林公司關(guān)于在先使用的抗辯成立。

本案案號：(2019)閩01民初2419號，(2021)閩民終208號

案例編寫人：福建省高級人民法院 歐群山 蔡偉

成都市市場監(jiān)管局知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)執(zhí)法支隊(duì)對這家酒類經(jīng)營部給予警告和罰款4000元的處罰;對成都這家商標(biāo)事務(wù)所給予警告和罰款4000元的處罰，并對直接負(fù)責(zé)的主管人員給予警告和罰款20000元的處罰。事后，這家酒類經(jīng)營部負(fù)責(zé)人也寫下承諾書，承諾撤回申請的16件“三星堆”商標(biāo)。(來源：封面新聞)

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