進(jìn)行授權(quán)許可是實(shí)現(xiàn)商標(biāo)價(jià)值最大化的有效方式之一，也是中國企業(yè)快速進(jìn)入美國市場并占有一定市場份額方式之一。如果企業(yè)想要在某個(gè)國家或地區(qū)生產(chǎn)某些產(chǎn)品，首先得提交商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)并獲得確權(quán)，否則便可能存在侵權(quán)風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，商標(biāo)權(quán)人也可以通過商標(biāo)授權(quán)獲取授權(quán)費(fèi)，無需投入大量成本。但是，中美商標(biāo)法差異巨大，中國企業(yè)在美國獲得商標(biāo)注冊(cè)后，向其他企業(yè)進(jìn)行商標(biāo)授權(quán)時(shí)，往往會(huì)發(fā)現(xiàn)一些在中國沒有出現(xiàn)的法律問題在美國卻會(huì)存在。所以，中國企業(yè)必須仔細(xì)考慮兩國商標(biāo)法對(duì)于商標(biāo)授權(quán)的不同規(guī)定。如果喜歡知春路知識(shí)產(chǎn)權(quán)的文章，可以關(guān)注知春路知識(shí)產(chǎn)權(quán)商標(biāo)申請(qǐng)網(wǎng)，更多精彩的資訊等著您!

質(zhì)量控制和“空殼”許可

在美國，質(zhì)量控制是商標(biāo)授權(quán)書中一個(gè)不可或缺的條件。控制商品或服務(wù)的質(zhì)量才能保證商標(biāo)持有人是這些商品或服務(wù)的真正所有人，防止公眾被誤導(dǎo)，錯(cuò)誤地以為被授權(quán)人的商品或服務(wù)一定會(huì)和持有人的一樣好。缺乏質(zhì)量控制條款的授權(quán)，稱之為“空殼”許可，甚至?xí)?dǎo)致授權(quán)商標(biāo)被無效。正因?yàn)楹蠊麌?yán)重，證明商標(biāo)授權(quán)是“空殼”許可一般難度較大。 2018年內(nèi)華達(dá)洲地方法院的一起案件很好地展示了證明商標(biāo)授權(quán)構(gòu)成“空殼”許可需要的內(nèi)容。在這起案件中，盡管內(nèi)華達(dá)當(dāng)?shù)胤刹辉试S非牙醫(yī)企業(yè)“控制”牙醫(yī)執(zhí)業(yè)，內(nèi)華達(dá)法院仍然判定涉案商標(biāo)授權(quán)不是“空殼”許可。拉斯維加斯一家牙醫(yī)診所和一個(gè)牙科器械組織就一系列“AFFORDABLE”商標(biāo)產(chǎn)生糾紛，雙方使用含有“AFFORDABLE”字樣的不同商標(biāo)，并均授權(quán)他人使用。 原告最初申請(qǐng)取消被告的“AFFORDABLE DENTAL”商標(biāo)注冊(cè)。談判不成功后，原告在內(nèi)華達(dá)聯(lián)邦法庭起訴被告構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)，訴由是被告商標(biāo)的授權(quán)是“空殼”許可，商標(biāo)應(yīng)被宣告無效。原告認(rèn)為，內(nèi)華達(dá)本地法明確限制非牙醫(yī)組織對(duì)牙科診所經(jīng)營的“控制”。法院未認(rèn)定被告的商標(biāo)授權(quán)系“空殼”許可，因?yàn)樵娌荒茏C明被告不能通過其他方式，比如合同條款和實(shí)際操作來控制被授權(quán)的服務(wù)。比如，本案中被告雖然不提供牙科診療服務(wù)，但其向被授權(quán)方提供了上崗培訓(xùn)、維修診所的器械等，并享有終止授權(quán)不合其管理要求的被授權(quán)方商標(biāo)使用權(quán)利。基于這些事實(shí)，美國法院認(rèn)定被告采取了足夠的措施來控制服務(wù)質(zhì)量，因而其商標(biāo)授權(quán)并非“空殼”許可。 所以，當(dāng)中國企業(yè)聘請(qǐng)美國律師撰寫質(zhì)量控制條款時(shí)，授權(quán)書一定要寫清最基本的控制標(biāo)準(zhǔn)，并列出被授權(quán)方提供產(chǎn)品樣本的時(shí)間表以及授權(quán)方擁有審查和出具書面批準(zhǔn)產(chǎn)品合格的權(quán)利。同時(shí)，授權(quán)書不僅僅要列出授權(quán)方按時(shí)檢查被授權(quán)方生產(chǎn)基地以及查看客戶反饋的權(quán)利，還要描述其檢查的程序和批準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)。此外，授權(quán)書要明確被授權(quán)商標(biāo)應(yīng)該從任何不達(dá)標(biāo)產(chǎn)品上移除。筆者還建議，中國授權(quán)人保留其為控制產(chǎn)品質(zhì)量所做一切努力的證據(jù)，防止今后被指控商標(biāo)授權(quán)系為“空殼”許可。

被授權(quán)人不可反悔原則

在美國，被授權(quán)人通常不可以挑戰(zhàn)授權(quán)商標(biāo)有效性。此原則的存在目的是保護(hù)授權(quán)合約的穩(wěn)定性。但是，目前對(duì)于如何使用被授權(quán)人不可反悔原則，美國各個(gè)法院仍然存在分歧。有些法院要求被授權(quán)方一旦授權(quán)期限終止就不再使用該原則，即到時(shí)被授權(quán)人可以要求判決商標(biāo)授權(quán)無效。有些法院則采取折中態(tài)度，要求只要導(dǎo)致無效的事實(shí)產(chǎn)生在授權(quán)期限終止后即可判無效。

2002年Freeman訴全國地產(chǎn)協(xié)會(huì)案是一個(gè)很好的案例。該案中，原告被授權(quán)使用“REALTOR”商標(biāo)20多年。自從原告離開該協(xié)會(huì)，授權(quán)即終止。當(dāng)授權(quán)方要求原告停止使用該商標(biāo)時(shí)，原告申請(qǐng)取消被授權(quán)商標(biāo)注冊(cè)，認(rèn)為這個(gè)詞已經(jīng)失去顯著性，因?yàn)槠浜x是地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)人。法院判決認(rèn)為，因?yàn)槿珖禺a(chǎn)協(xié)會(huì)已經(jīng)多年廣泛推廣“REALTOR”商標(biāo)，花費(fèi)巨大，而且失去顯著性的新證據(jù)在授權(quán)期限終止后才產(chǎn)生，被授權(quán)人不可反悔。

綜上所述，一份中美跨國商標(biāo)授權(quán)書中如果沒有產(chǎn)品控制條約，中國企業(yè)不應(yīng)該簽署。中國企業(yè)一定要保證簽署授權(quán)書前已經(jīng)理解美國商標(biāo)法中的被授權(quán)人不可反悔原則，一旦簽署了授權(quán)書，被授權(quán)人很可能在將來不能對(duì)授權(quán)商標(biāo)提起無效宣告申請(qǐng)。

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